제품이나 기술을 외부에 공개할 계획이 있다면 공개 전에 특허 출원을 마치는 것이 원칙이며, 가장 안전한 선택입니다. 국내에서는 최초 공개일부터 12개월 안에 출원하면 공지예외주장으로 구제받을 수 있습니다. 다만 해외 권리 확보에 제약이 생기고 제3자의 선출원 위험도 남기 때문에 이 제도는 예외적인 구제 수단으로 보아야 합니다.
제품을 먼저 공개하면 특허를 받을 수 없게 됩니까?
특허를 받으려면 출원 시점에 발명이 이미 알려진 기술이 아니어야 합니다. 이를 신규성 요건이라고 합니다. 따라서 출원 전에 발명자가 직접 전시회에서 시제품을 시연하거나, 크라우드펀딩 페이지에 구조도를 올리거나, 학회에서 논문을 발표하면 그 공개 자료가 선행기술로 취급될 수 있습니다. 발명자 본인이 공개했다는 사정만으로 신규성 판단에서 제외되지는 않습니다.
실무에서 공개로 인정될 수 있는 행위는 생각보다 범위가 넓습니다. 대표적인 예는 다음과 같습니다.
- 보도자료, 기사 인터뷰, 블로그·소셜미디어 게시물에 기술 구성을 설명한 경우
- 투자 설명회나 데모데이에서 비밀유지 약정 없이 작동 원리를 발표한 경우
- 시제품을 판매하거나 불특정 다수에게 시험 사용하게 한 경우
- 논문, 학위논문, 학회 발표 자료가 공개 열람 상태가 된 경우
반면 비밀유지계약을 체결한 상대방에게만 제한적으로 설명한 경우는 공개로 보지 않을 여지가 큽니다. 투자자나 협력사와 기술을 논의해야 한다면 비밀유지계약을 먼저 체결하고 제공한 자료의 범위와 일자를 기록해 두는 것이 기본입니다.
공지예외주장은 어떤 조건에서 인정됩니까?
공지예외주장은 발명자 또는 출원인이 스스로 공개한 발명에 대해 공개일로부터 12개월 이내에 특허 출원을 하면, 그 공개를 신규성과 진보성 판단의 선행기술에서 제외해 주는 제도입니다. 다만 조약이나 법률에 따라 특허공보 등에 게재되어 공개된 경우는 적용되지 않습니다. 이 제도를 적용받으려면 기간 요건과 절차 요건을 모두 갖춰야 합니다.
판단 기준을 정리하면 다음과 같습니다.
- 공개 주체 확인: 공개한 사람이 발명자나 정당한 권리 승계인이어야 합니다. 의사에 반해 공개된 경우는 별도로 주장할 수 있습니다.
- 기간 계산: 최초 공개일부터 12개월 안에 출원해야 합니다. 이와 관련해 12개월 안에 여러 번 공개한 경우 가장 먼저 공개한 발명에 대해서만 공지예외를 주장했더라도, 그 공개와 같은 발명으로 볼 수 있는 나중 공개에도 효과가 미친다고 본 대법원 판결이 있습니다.
- 주장과 증명: 출원할 때 공지예외주장 취지를 밝히고, 공개 사실을 증명하는 자료를 출원일부터 30일 이내에 제출해야 합니다.
- 공개 내용과 출원 내용의 대응: 공개 자료에 없던 개량 사항은 별개의 기술로 평가될 수 있으므로 공개본과 출원 명세서의 차이를 따로 검토합니다.
주의할 점은 공지예외주장이 공개 이후에 제3자가 먼저 낸 출원까지 막아 주지는 않는다는 점입니다. 공개된 내용을 본 경쟁사가 개량 발명을 먼저 출원하면 권리 범위가 좁아질 수 있습니다. 이 때문에 공지예외주장은 공개 후 늦게라도 출원할 수 있게 해 주는 장치로 보아야 하며, 공개 후 12개월을 다 써도 되는 여유 기간으로 보아서는 안 됩니다.
해외 출원을 고려한다면 무엇이 달라집니까?
해외 시장 진출 가능성이 있다면 공개 전 출원 원칙이 더 엄격하게 적용됩니다. 신규성 상실의 예외를 인정하는 범위와 기간이 나라마다 다르기 때문입니다. 국내에서 구제되는 공개라도 다른 나라에서는 그대로 선행기술이 될 수 있습니다.
국가에 따라서는 원칙적으로 절대적 신규성을 요구해 발명자 자신의 공개를 거의 구제하지 않는 곳도 있습니다. 미국특허상표청은 발명자 자신의 공개에 대해 일정한 유예기간을 인정하지만, 요건과 효과가 국내 제도와 같지는 않습니다.
세계지적재산권기구가 운영하는 특허협력조약(PCT) 제도를 이용하면 하나의 국제출원으로 여러 체약국에 출원한 효과를 얻을 수 있습니다. 이후 우선일로부터 정해진 기간 안에 각국 국내단계에 진입하면 됩니다. 또한 우선권 제도에 따라 최초 출원일로부터 12개월 안에 해외에 출원하면서 우선권을 주장하면 최초 출원일을 기준으로 판단받을 수 있습니다. 해외 권리가 필요한 기업이라면 공개 전에 국내 출원을 먼저 하고, 이를 기초로 우선권을 주장해 PCT나 개별국 출원으로 확장하는 순서가 표준적인 경로입니다.
| 상황 | 국내 권리 확보 | 해외 권리 확보 | 권장 대응 |
|---|---|---|---|
| 공개 전 출원 완료 | 신규성 문제 없음 | 우선권 주장으로 확장 가능 | 12개월 안에 PCT 또는 개별국 출원 결정 |
| 공개 후 12개월 이내, 미출원 | 공지예외주장으로 구제 가능 | 국가별로 거절 위험이 큼 | 즉시 출원하고 공개 증명 자료 확보 |
| 공개 후 12개월 경과 | 공개 내용은 원칙적으로 구제 어려움 | 사실상 확보 어려움 | 공개되지 않은 개량 사항을 찾아 별도 출원 검토 |
| 비밀유지계약 하에서만 설명 | 공개로 보지 않을 여지가 큼 | 국가별 판단 확인 필요 | 계약서와 제공 자료 기록 보관 |
공개 일정이 촉박할 때 출원을 어떻게 서두를 수 있습니까?
전시회나 투자 발표가 며칠 앞으로 다가와 완성된 명세서를 준비할 시간이 없을 때가 있습니다. 이때는 출원일을 먼저 확보하는 방법을 고려할 수 있습니다. 특허청은 연구노트나 논문 같은 자유로운 형식의 문서로 출원일을 먼저 확보할 수 있는 임시명세서 제도를 안내하고 있습니다. 임시명세서로 출원한 뒤에는 청구범위를 갖춘 정식 명세서로 보정하는 절차를 거쳐야 합니다.
임시명세서로 출원일을 확보할 때는 다음 사항을 점검합니다.
- 공개할 자료에 담긴 기술 구성이 임시명세서에 빠짐없이 들어 있는지 대조합니다.
- 도면, 실험 조건, 변형 실시예를 가능한 한 많이 포함합니다. 나중에 새로 추가한 사항은 원래 출원일의 혜택을 받지 못할 수 있습니다.
- 정식 명세서 보정 기한과 해외 우선권 주장 기한을 일정표에 함께 기록합니다.
- 공개 자료 자체도 일자가 확인되는 형태로 보관해 두면 추후 분쟁에 대비할 수 있습니다.
공개 범위를 조정하는 것도 현실적인 방법입니다. 제품의 기능과 효과만 소개하고 내부 구조, 알고리즘, 제조 조건 같은 핵심 구성은 출원 후에 공개하면 신규성 상실 위험을 줄일 수 있습니다.
출원 이후에는 어떤 일정을 관리해야 합니까?
출원을 마쳤다고 권리가 생기는 것은 아니며, 이후 일정을 놓치면 출원이 취하된 것으로 간주될 수 있습니다. 특허 출원은 심사청구를 해야 심사가 시작되고, 심사청구는 출원일로부터 3년 이내에 해야 합니다. 이 기간 안에 청구하지 않으면 출원은 취하된 것으로 봅니다.
또한 특허 출원은 원칙적으로 출원일로부터 1년 6개월이 지나면 공개되어 누구나 내용을 열람할 수 있습니다. 출원 후에도 영업비밀로 유지하려던 노하우가 명세서에 포함되어 있다면 이 시점에 공개된다는 점을 고려해 명세서 작성 단계부터 기재 범위를 정해야 합니다. 빠른 권리화가 필요하다면 일정한 요건을 갖춘 출원을 먼저 심사하는 우선심사 제도를 신청할 수 있습니다.
실무에서는 다음 순서로 일정을 관리하는 것이 효율적입니다.
- 출원일과 우선일, 공지예외주장 증명서류 제출 기한을 기록합니다.
- 출원일로부터 12개월이 되기 전에 해외 출원 여부를 결정합니다.
- 사업화 일정과 경쟁 상황을 보고 심사청구 시점과 우선심사 신청 여부를 정합니다.
- 의견제출통지를 받으면 지정된 기간 안에 보정서나 의견서를 제출합니다.
자주 묻는 질문
크라우드펀딩 페이지에 제품 사진만 올려도 공개에 해당합니까?
사진만으로 기술 구성을 알 수 있다면 공개로 평가될 수 있습니다. 외관만 보이고 내부 구조나 작동 원리를 알 수 없다면 영향이 작을 수 있지만, 디자인 권리는 별도로 문제가 될 수 있습니다. 판단이 어렵다면 게시하기 전에 출원부터 하는 편이 안전합니다.
공지예외주장을 출원할 때 빠뜨렸다면 다시 할 수 있습니까?
빠뜨렸더라도 명세서 등을 보정할 수 있는 기간 안이나 특허결정 등본을 받은 뒤 정해진 기간 안(설정등록 전)에 보완수수료를 내고 주장을 보완할 수 있습니다. 빠뜨린 사실을 알게 되면 현재 출원이 어느 단계에 있는지 확인하고 보완 가능 기간 안에 공개 증명 자료와 함께 보완 절차를 밟아야 합니다. 이 기간이 지나면 공개 자료가 선행기술로 취급될 수 있습니다.
해외 출원 여부를 아직 정하지 못했다면 언제까지 결정해야 합니까?
국내 최초 출원일로부터 12개월이 우선권 주장 기한이므로 그 전에 결정하는 것이 원칙입니다. 결정을 미루고 싶다면 이 기한 안에 PCT 국제출원을 해 두고, 이후 국내단계 진입 시점까지 진출 국가를 정하는 방법이 있습니다. 비용이 단계별로 발생하므로 시장성 검토 일정과 함께 계획하는 것이 좋습니다.